When in Iceland  

Nýlega féll áhugaverður úrskurður Einkaleyfastofunnar í máli varðandi vörumerki. Hér á landi, sem og víða annars staðar, er hægt að skrá orðmerki sem vörumerki eða stílfærð merki sem innihalda þá ýmist stílfærð orð og mynd eða einungis mynd. Úrskurður stofnunarinnar endurspeglar meðal annars muninn á þessum tegundum vörumerkja.

Forsaga málsins er sú að í nóvember 2017 fékk félagið Win Iceland ehf. skráð vörumerkið, en eins og sjá má er um að ræða stílfærslu á orðasambandinu WHEN IN ICE­LAND þannig að það myndar útlínur Íslands. Merkið fékkst skráð fyrir þjónustuna ferðabókanir í flokki 39, en vörumerki eru ávallt skráð í ákveðna vöru- og/eða þjónustuflokka eftir því sem við á hverju sinni.

Í janúar 2018 var skráningu vörumerkisins andmælt af fyrirtækinu When in Iceland ehf. Andmælandi hélt því fram að skráning vörumerkisins skapaði ruglingshættu við skráð firmaheiti andmælanda, þ.e. When in Iceland ehf. Til viðbótar taldi andmælandi sig hafa öðlast rétt til orðmerkisins WHEN IN ICELAND á grundvelli notkunar og því væri einnig um ruglingshættu þar að ræða. Rétt er að taka fram að vörumerkjaréttur getur stofnast bæði með skráningu og með notkun hér á landi.

Í málinu deildu aðilar um það hvor hefði verið fyrstur til að nota orðasambandið WHEN IN ICE­LAND í atvinnustarfsemi sinni og lögðu báðir fram gögn til stuðnings fullyrðingum sínum. Eitt af grundvallarskilyrðum þess að unnt sé að skrá vörumerki er að merkið uppfylli skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi, eða sé með öðrum orðum ekki lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem því er ætlað að auðkenna. Með hliðsjón af þessum skilyrðum komst Einkaleyfastofan að þeirri niðurstöðu að orðmerkið WHEN IN ICELAND skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem því var ætlað að vera notað fyrir í þessum tilvikum, þ.e. ferðaþjónustu og ýmislegt henni tengt. Þannig benti stofnunin meðal annars á að þýðing orðasambandsins á íslensku gæti verið „þegar á Íslandi“ og vísað til þess sem hægt væri að gera þegar landið væri sótt heim. Því hefði hvorugur aðili öðlast vörumerkjarétt til orðmerkisins WHEN IN ICELAND.

Í gögnum málsins mátti sjá að andmælandi hafði að einhverju marki notað orðasambandið WHEN IN ICELAND í útfærslunni sem sést hér til hliðar. Einkaleyfastofan vísaði til þess að aðilar væru að nota sína útfærsluna hvor af orðasambandinu WHEN IN ICE­LAND og að um ólíkar útfærslur væri að ræða. Þar sem hvorugur aðila hafði sýnt fram á áunnið sérkenni eða betri rétt á grundvelli notkunar til orðanna í merkinu væri ekki þörf á að taka frekari afstöðu til ruglingshættu á milli þeirra merkja sem væru í notkun hjá aðilum.

Með vísan til þess að Einkaleyfastofan hefði komist að þeirri niðurstöðu að orðasambandið WHEN IN ICELAND skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem um ræddi, vísaði stofnunin málatilbúnaði andmælanda vegna firmaheitisins einnig á bug.

Vörumerkið er því í fullu gildi, þrátt fyrir andmælin. Af vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar má hins vegar sjá að When in Ice­land ehf. hefur sótt um skráningu á vörumerkinu, og verður áhugavert að fylgjast með því hvort merkið verður samþykkt til skráningar.

Grundvallarlærdómur úrskurðarins er að aðilar sem kjósa að nota í atvinnustarfsemi sinni orð eða orðasambönd sem ekki eru talin uppfylla þau skilyrði sem nauðsynleg eru til þess að auðkenni njóti verndar sem vörumerki, þ.e. skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi, verða að þola það að öðrum aðilum í sambærilegri starfsemi er að fullu heimilt að nota sömu orð eða orðasambönd í hvaða útfærslu sem er.